《商标法》第十五条的理解与适用
——第5766142号“惊天动地及图”商标争议案评析
徐晓建
《商标法》第十五条规定：“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。”上述规定旨在禁止代理人或者代表人违反诚实信用原则的恶意抢注行为。本文将结合“惊天动地及图”商标争议案对依据《商标法》第十五条保护被代理人商标的适用条件进行阐述。
基本案情
申请人：EST软件公司
被申请人：上海摩力游数字娱乐有限公司
争议商标：第5766142号“惊天动地及图”商标
一、 当事人主张
申请人的主要理由：1、申请人系韩国游戏软件开发公司。“Cable online”为其开发的网络游戏，“惊天动地”系对应中文名称。该网络游戏自2004年11月问世以来，即以独特魅力和表现形式打动了亿万玩家。申请人将“Cable online”作为商标在第9类“可下载的在线计算机游戏的游戏程序”等相关商品及第41类“通过计算机网络提供的在线游戏服务”等相关服务上进行申请与使用，2006年11月在韩国取得注册。此外，申请人还在泰国、加拿大、中国香港等国家及地区提出注册申请。“惊天动地（Cable online）”作为申请人开发的游戏软件名称在中国经使用已具有较高知名度，已与申请人建立唯一对应关系。2、被申请人系中国一家游戏开发及运营商，是摩力国际有限公司的关联公司。申请人与其在争议商标申请之前就已存在明确的商业合作关系。被申请人系申请人网络游戏“惊天动地（Cable online）”在中国市场运营的代理人。争议商标与申请人“Cable online”网络游戏的中文名称完全相同；且申请人该网络游戏中文名称的表现形式经过特别设计，与普通印刷体不同。同时申请人商标“惊天动地”作为游戏名称必然使用在与游戏相关的商品及服务上，除与网络游戏直接相关的第9类和第41类商品及服务外，在实际使用中很多网络游戏开发商和运营商都会将游戏品牌延伸到传统的玩具类商品上。争议商标指定使用的第28类玩具、游戏机等商品与申请人商标涉及的网络游戏相关，与申请人商标实际使用中涉及的商品构成类似。被申请人未经申请人许可，申请注册争议商标，违反了《商标法》第十五条的规定。3、申请人“Cable online”网游于2006年11月正式进入中国市场。很多中文媒体对申请人以及冠以申请人商标的网络游戏产品进行了宣传报道。申请人对“惊天动地（Cable online）” 网络游戏享有著作权。被申请人注册争议商标的行为，构成对申请人在先使用并享有一定知名度的商标的恶意抢注，侵犯了申请人著作权。被申请人注册争议商标的行为，违反了诚实信用原则，造成不良影响。请求依法撤销争议商标。
被申请人在我委规定期限内未予答辩。
二、 商评委审理与裁定
商评委经审理查明：1、争议商标由被申请人于2006年12月5日向商标局提出注册申请，2009年10月14日取得注册，核定使用在第28类游戏机、玩具、纸牌等商品上。申请人未在与争议商标核定使用商品为相同或类似商品上在先申请或获准注册“惊天动地”商标。2、申请人网络游戏“Cable online”的中文名称为“惊天动地”，在争议商标申请注册之前，已被不少中文网站予以宣传、报道。申请人与被申请人以及摩力国际有限公司签署《惊天动地》许可协议，明确被申请人拥有在中国大陆运营申请人在线游戏《惊天动地》的所有权利和义务，其必须促进该游戏在中国大陆的供给、分布、上市、促销及销售。被申请人在自己网站网页上也明示其为申请人《惊天动地》（英文译名“Cable”）的运营商。
商评委经审理认为：
关于双方当事人之间是否存在代理与被代理关系：本案申请人提交的证据可证明：2006年7月31日申请人与摩力国际有限公司签订许可协议，前者许可后者为其网络游戏《惊天动地》在中国大陆、台湾、香港的运营商。该协议第十三条规定：“被许可方承认许可方是所有现行权利、名称及利益的所有人。对于被许可名称，无论以何种形式体现，许可方也是其商誉的所有人。根据许可进行的产品销售反映并表明该产品的知识产权归许可方。”第十六条明确规定：“除本协议明确授权被许可人的权利之外，所有与标题和原材料相关的权利，标题和利益以及相关的商誉是且应当是许可方的独有财产，被许可方不得利用，或实施或作出任何行为或争议的事情或以任何方式损害或趋向于损害许可方的任何与标题和原材料相关的权利、标题和利益以及相关的商誉。”“被许可方在此确认在全球范围内所有与商标有关的权利、标题及相关利益，和在全球范围内使用许可方的姓名和姓名权关联的版权，以及所有注册和注册申请的利益均归属于许可方—EST软件公司或由许可方指定的人员。”根据以上协议，同日申请人与被申请人及摩力国际有限公司签订三方许可协议，明确被申请人拥有在中国大陆运营申请人在线游戏《惊天动地》的所有权利和义务，被申请人必须促进该游戏在中国大陆的供给、分布、上市、促销及销售。被申请人据此成为申请人网络游戏“惊天动地”在中国大陆地区的运营商。被申请人网站网页上也显示其为申请人《惊天动地》（英文译名“Cable”）的运营商。以上事实可以证明在2006年12月5日争议商标申请注册之前，被申请人与申请人之间已存在商事活动的代理与被代理关系。其次，被申请人注册的争议商标“惊天动地及图”在文字构成、设计表现形式方面，均与申请人网游“惊天动地”所采用的汉字组合及设计表现形式相同或基本相同。另外，本案还充分考虑以上许可协议中，申请人、摩力国际有限公司及被申请人已就申请人有关财产性权益的保护问题予以约定；且申请人作为网络游戏“惊天动地”开发商的事实已为相关公众知晓等情节。因此，本案认为被申请人作为申请人的代理人，未经后者授权，在玩具、游戏机等商品上申请注册争议商标，确易使相关公众对商品来源产生混淆、误认，误认为系由申请人提供，有违诚实信用原则，违反了《商标法》第十五条的规定。
关于其它争议理由：申请人称争议商标为抢注其在先使用并有一定影响的商标及损害其著作权的行为，但未提交证据证明其在中国大陆地区已在先在玩具等商品上使用“惊天动地”商标并具有一定影响。另外，“惊天动地”为常见汉字组合，不能称为作品，不构成《著作权法》保护的客体。因此申请人上述主张均不能成立。
综上，商评委依据《商标法》第十五条、第四十一条第二款、第四十三条的规定，撤销争议商标。
评析
本案焦点问题是争议商标的注册是否属于《商标法》第十五条所指代理人未经授权擅自抢注被代理人商标的情形。
一、 双方当事人之间是否存在代理关系的确定
《商标法》第十五条的内容源于《保护工业产权巴黎公约》第六条之七的规定。该条所述的代理人不仅包括《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》中规定的代理人，也包括基于商事业务往来而可以知悉被代理人商标的经销商。在商事代理经销关系中，代理经销商由于销售被代理人的产品而得以知晓被代理人的商标。商业活动中存在个别缺少商业道德的代理经销商以抢先注册被代理人的商标为手段，来迫使被代理人答应其苛刻合作条件的情况或在代理关系结束后，其自行生产标有该商标的产品。代理经销商的抢注行为不仅会损害被代理人的经济利益，也破坏了公平竞争的市场秩序，有可能使消费者对产品的真实来源产生混淆误认。本案适用《商标法》第十五条的关键之一在于对代理关系的判定。在评审实践中，一般可依据双方当事人之间签订的合同、交易凭证、采购资料等可以证明合同关系或者商事业务往来存在的证据材料来认定当事人之间是否存在代理经销关系。在本案中，商评委根据申请人与摩力国际有限公司、被申请人之间签订的许可协议以及被申请人网站网页显示的其为申请人《惊天动地》（英文译名“Cable”）运营商的内容，确定被申请人系申请人网络游戏“惊天动地”在中国大陆地区的运营商，在争议商标申请注册之前双方已存在商事代理经销关系。
二、适用《商标法》第十五条保护被代理人商标的要件
认定代理人未经授权，擅自注册被代理人商标的行为，须符合下列要件：（1）系争商标注册申请人是商标所有人的代理人，或虽非以代理人名义申请注册被代理人的商标，但有证据证明注册申请人与代理人具有串通合谋行为的。（2）系争商标指定使用在与被代理人的商标使用的商品/服务相同或者类似的商品/服务上。（3）系争商标与被代理人商标相同或者近似。（4）代理人不能证明其申请注册行为已取得被代理人授权。（5）在商标争议案件中，被代理人或者利害关系人应当自系争商标注册之日起五年内提出撤销请求。
本案中，申请人作为网游“惊天动地”开发商的事实在争议商标申请注册之前已为相关公众知晓。被申请人也公开明示其为申请人网游“惊天动地”在中国大陆地区的运营商。争议商标所采用的汉字组合“惊天动地”以及背景图案在文字构成、设计表现形式方面，均与申请人网游“惊天动地”所采用的汉字组合及设计表现形式相同或基本相同，已与申请人商标构成高度近似。被申请人在未经申请人授权的情况下，在与申请人主营的网络游戏开发关联性较强的玩具、游戏机等商品上申请注册争议商标，确易使相关公众对商品真实来源产生混淆、误认，误认为系申请人提供；同时也违反了其与申请人关于《惊天动地》网络游戏财产性权益归属的约定。故争议商标的注册属于《商标法》第十五条所指应予撤销的情形。
三、 综合评述
本案在代理关系、商标近似性的确定均无疑议的情况下，对如何确定被代理人商标的保护范围具有一定的借鉴意义。根据现行的《类似商品和服务区分表》，申请人主营的网络游戏开发与争议商标指定使用的第28类玩具、游戏机等商品并不属于类似商品与服务。但本案着重考虑了争议商标指定使用商品与申请人主营服务之间的关联性较强的特点，以及双方当事人在争议商标申请之前已明确约定网络游戏《惊天动地》财产性权益归属于申请人的事实。在综合考量以上因素的基础上，本案认定被申请人在玩具、游戏机等商品上注册争议商标，会导致相关公众对商品真实来源产生混淆、误认，损害了被代理人的经济利益，违反了诚实信用原则。