抢注刮不起魔法旋风
——第3046038号Harry Potter商标异议复审案评析
《商标法》第十条第一款第（八）项规定的“社会主义道德风尚”，是指我国人们共同生活及行为的准则、规范以及一定时期社会上流行的良好风气和习惯。“其他不良影响”是指商标的文字、图形或者其他要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。在实践中，有些申请人违反诚实信用原则，将他人具有较高知名度的图书名称，公众熟知的电影、电视节目、歌曲名称及角色名称等大量抢先作为商标申请注册，试图不正当利用他人在先影响力，从而获取非法利益。此类注册行为是否构成《商标法》第十条第一款第（八）项规定，在实践中具有较大争议。本文结合Harry Potter商标异议复审案，对依据《商标法》第十条第一款第（八）项规制此类行为的适用条件予以阐述。
基本案情
申请人（原异议人）：华纳兄弟娱乐公司
被申请人（原被异议人）：姚某
被异议商标：第3046038号Harry Potter商标
（一）当事人主张
申请人的主要理由是：申请人创立于1923年，是全球知名的传媒及娱乐企业之一，曾先后制作了《卡萨布兰卡》、《黑客帝国》等知名电影。《Harry Potter》（哈利·波特）系列小说由英国作家J.K.罗琳女士创作，依法享有著作权。2000年9月，《Harry Potter》（哈利·波特）系列小说中文版在中国正式出版发行，取得较好的销售成绩。2001年以来，申请人获得《Harry Potter》（哈利·波特）系列小说作者J.K.罗琳女士授权，在全球推出《Harry Potter》（哈利·波特）系列电影，取得了极好的票房成绩。《环球时报》、《北京晚报》、《京华时报》等媒体也对《哈利·波特》系列小说及电影进行了广泛宣传报道。《Harry Potter》、（哈利·波特）系列小说及电影在全球已经具有极高知名度。
申请人指出，J.K.罗琳女士已将与小说有关的商标申请、注册及使用权转让给申请人，申请人是Harry Potter、哈利波特等相关商标的唯一合法拥有者。自1998年9月以来，申请人已在全球58个国家和地区注册了数千件与《Harry Potter》（哈利·波特）小说有关的商标。在中国，申请人已经在第9类、第14类等类别上获得核准注册Harry Potter、哈利波特商标，并在文具、服装、玩具、手表、卡通首饰等商品上广泛使用。
综上，被申请人违反诚实信用原则，恶意抢注申请人具有极高知名度的Harry Potter、哈利波特商标，易导致相关公众对商品或服务的来源产生混淆、误认，淡化申请人商标的显著性，造成不良社会影响，同时也侵犯了申请人的著作权，其行为已经违反《商标法》第九条、第十条第一款第（八）项、第二十八条、第三十一条和第四十一条第一款的规定，请求不予核准被异议商标的注册申请。
（二）被申请人答辩理由
被申请人答辩的主要理由有3点。
1.Harry Potter、哈利·波特是文学作品中角色的名称，不同于具有识别商品来源功能的商标。申请人提交的证据不能证明在被异议商标申请日前，Harry Potter、哈利·波特已经取得极强的显著性和较高的知名度。
2.被异议商标为被申请人独立创作、合法申请的，未侵犯申请人的合法权益，也不会产生不良影响。
3.Harry Potter、哈利·波特作为文学作品中角色的名称，不属于《著作权法》保护的作品，被异议商标的申请注册未侵犯申请人的著作权。
综上，被申请人请求核准被异议商标的注册申请。
（三）商评委审理与裁定
商评委经审理查明如下事实：
1.被异议商标由被申请人于2001年12月20日向商标局申请注册，2002年11月28日初步审定公告，指定使用商品为“人用药，维生素制剂，血红蛋白；补药（药），医用血；中药成药，医用营养品，空气净化制剂，卫生巾，医用保健袋”。
2.《哈利·波特》系列小说由英国作家J.K.罗琳女士创作。 第一集《Harry Potter and the Philosopher’ Stone》（哈利·波特与魔法石）于1997年在英国出版发行，至今已出版了7部，已成为全球畅销书之一。2000年9月开始，《哈利·波特》小说中文版由人民文学出版社出版，并取得较好的销售成绩。《环球时报》、《北京晚报》、《北京晨报》、人民网等媒体对此进行了宣传报道。
3.2001年，申请人开始在全球推出《Harry Potter》（哈利·波特）系列电影，取得了较好的票房成绩。2002年1月，《Harry Potter》（哈利·波特）系列电影在中国公开上映。
4.1998年6月开始，J.K.罗琳女士将《Harry Potter》（哈利·波特）系列小说中人物名称申请注册商标的权利授予申请人。自1999年开始，申请人的控股公司时代华纳娱乐公司已在第9类、第16类等多个类别上申请注册系列商标，在美国、澳大利亚等多个国家和地区获准注册。申请人之国际注册G718949号HARRY POTTER商标于1999年9月2日被商标局准予在中国获得领土延伸保护，核准使用在第9类、第16类等多个类别的商品或服务上。自2000年1月开始，申请人的控股公司时代华纳娱乐公司向商标局申请注册哈利波特中文商标，并在第16类、第25类等多个类别上被核准注册。后经商标局核准，该商标转让给申请人。
5.2001年12月6日，Harry Potter、哈利波特第一份邮资明信片开始发行。2003年1月15日，申请人在中影电影院成立Harry Potter、哈利·波特相关商品专卖店，有关Harry Potter、哈利·波特的文具、服装、玩具、手表、卡通首饰等商品开始在中国各大影院销售。
商评委经审理认为：申请人提供的证据可以证明，在被异议商标申请日前，《Harry Potter》（哈利·波特）系列图书已在中国公开发行，并取得较好的销售业绩。Harry Potter、哈利·波特等图书及人物形象在公众中已具有广泛的影响力和较高的知名度。被申请人在明知或应知Harry Potter、哈利波特为他人所创作，并具有较强独创性和显著性的知名图书及人物名称的情况下，将其作为商标申请注册，明显具有不正当地借用他人知名作品声誉的故意，其行为违背了诚实信用的社会主义公共道德准则，不仅损害了申请人的合法权益，而且破坏了社会公序良俗，且易使消费者对被异议商标使用商品的出处产生误认，从而产生不良社会影响。故被异议商标的申请注册构成《商标法》第十条第一款第（八）项规定的情形。
综上，商评委依据《商标法》第十条第一款第（八）项、第三十三条、第三十四条的规定，不予核准被异议商标注册。
评 析
本案的焦点问题是被异议商标的申请注册是否构成《商标法》第十条第一款第（八）项所指的情形。
在本案中，申请人主张权益的客体Harry Potter、哈利·波特无法构成现行《商标法》明确规定予以保护的各种权利。申请人既未就Harry Potter、哈利·波特有在先商标在类似商品或关联程度较高的商品上获准注册，又无法主张除商标权以外的诸如著作权、商号权等其他法定权利。然而，申请人提交的在案证据足以证明Harry Potter、哈利·波特经过广泛、大量的宣传使用，已成为公知公认的角色名称和图书名称，具有广泛的影响力和较高的知名度，且此种影响力的产生与被申请人无关。在该情形下，被申请人申请注册被异议商标，明显是出于不正当利用他人在先合法权益客体的既定影响力以谋取不正当利益的主观故意，对此类行为如不予制止，显然有悖《商标法》的立法本意。
本文讨论的试图不正当利用他人在先合法权益客体的既定影响力以谋取不正当利益的注册行为，主要特征之一为其侵害的利益一方系特定的民事主体，而《商标法》第十条第一款第（八）项事关公共利益与公共秩序，因此，这种侵犯特定民事主体权益的行为在何等程度上会构成对公共秩序或公共利益的损害，界定标准非常关键。
商评委认为，应从具体案件的在案证据出发，对已经形成广泛影响力及较高知名度的权益客体予以保护。正是因为在公众中形成既有的广泛影响力和较高知名度，才会使他人注册并独占使用系争商标的行为产生误导消费者的后果，且严重扰乱正常的商标注册秩序，并可由此推定系争商标注册人具有违反诚实信用原则谋取不正当利益的主观恶意，从而以保护公平竞争的市场秩序为目的，适用《商标法》第十条第一款第（八）项规制此种行为。具体适用要件如下：（1）申请人主张权益的客体具有较强的独创性和显著性；（2）申请人主张权益的客体确有较高声誉，在公众中具有广泛影响力；（3）系争商标与申请人主张权益的客体相同或基本相同；（4）被申请人无法说明系争商标的合理来源；（5）被申请人有大量抢注他人知名商标的行为等。
在本案中，申请人主张权益的客体Harry Potter、哈利·波特系角色名称，并非事先存在的客观事物或固有词语，具有较强的独创性和显著性，被异议商标Harry Potter与其文字雷同。同时，申请人提交的在案证据表明，在被异议商标申请日前，《Harry Potter》（哈利·波特）系列图书已在中国公开发行，并取得较好的销售业绩。《Harry Potter》（哈利·波特）图书及人物形象在公众中已经具有广泛影响力和较高声誉。被申请人未说明被异议商标的合理来源，且具有大量抢注他人知名商标的行为。综合考虑上述因素可以推知，被申请人在明知或应知Harry Potter、哈利·波特为他人所创作，并具有较强独创性和显著性的知名图书及人物名称的情况下，将其作为商标申请注册，明显具有不正当地借用他人知名作品声誉的故意，其行为违背了诚实信用的社会主义公共道德准则，不仅损害了申请人的合法权益，而且破坏了社会公序良俗，扰乱了商标注册秩序，且易使消费者对被异议商标使用商品的出处产生误认，进而产生不良社会影响。综上，被异议商标的申请注册违反了《商标法》第十条第一款第（八）项的规定。
综合评述
从该案的审理可以看出，商评委在审理涉及将他人具有较高知名度的图书名称，公众熟知的电影、电视节目、歌曲名称及角色名称等抢先作为商标申请注册，试图不正当利用他人在先影响力的案件时，会充分考虑在先权益客体在社会公众中已形成的广泛影响力，并综合考虑在先权益客体的独创性、显著性以及商标申请人能否说明其商标的合理出处、被申请人是否有大量抢注他人知名商标的行为等因素，依社会通常情况予以判定。对主观上违反诚实信用原则，具有试图不正当利用他人在先影响力的主观故意，客观上破坏公平竞争的市场公共秩序、扰乱商标注册秩序的行为，应本着保护消费者合法权益，维护公平竞争秩序，促进社会主义市场经济健康发展的立法本意，适用《商标法》第十条第一款第（八）项。